大量囤积商标构成以“其他不正当手段取得注册”的情形

2019-07-17 10:39:40

本案亮点:

       在主张适用《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”时,应当注意收集对方当事人恶意申请注册商标的证据。

案情简介:

       第8965556号“果维康及图”商标(以下简称“诉争商标”),由泰安永欣商务有限公司于(以下简称“永新公司”)于2010年12月17日向国家工商行政管理总局商标局(以下简称“商标局”)提出注册申请,并于2014年11月28日获准注册,核定使用在第30类“方便面;锅巴;煎饼;虾味条;粥”商品上,专用期限至2022年1月27日。

       2016年12月29日,石药控股集团有限公司(以下简称“石药集团”)对诉争商标向商标评审委员会(以下简称“商评委”)提出无效宣告请求。

       2017年11月29日,商评委在[2017]第0000148756号《关于第8965556号“果维康及图”商标无效宣告请求裁定书》中认为:1.争议商标指定使用的粥;煎饼;方便面;虾味条;锅巴商品与各引证商标核定使用的商品不属于类似商品,争议商标与各引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;2.争议商标指定使用的商品与申请人“果维康”商标赖以知名的商品差别较大,并无充分理由可以认定诉争商标的注册及使用易造成相关公众的混淆和误认,申请人认为争议商标的注册违法《商标法》第十三条第三款的复审理由不能成立;3.申请人提交的证据不足以证明争议商标申请注册前,其“果维康”商标已在粥等商品上使用并已具有一定知名度,故争议商标未违反《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的规定;4.申请人提交的证据不足以证明其对“果维康”作品享有在先著作权,因此,争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条所指的“申请注册的商标不得损害他人现有在先权利”之规定;5.申请人所提起他理由缺乏事实依据,我委不予支持;并裁定争议商标予以维持。

       石药集团不服被诉裁定,于2018年1月26日向北京知识产权法院(以下简称“知产法院”)提起诉讼。2018年7月30日,知产法院审理认为:1.鉴于被告并未将《商标法》第四十四条第一款作为焦点问题进行审理,仅作出了概括性评述,故本院认为被告遗漏评述了原告所提的上述理由,存在程序违法;2. 第三人申请注册包括诉争商标在内的一百余枚商标,明显属于超出使用需求之外囤积商标或以销售或转让为为目的的注册商标行为。同时本院注意到,第三人申请注册的商标中不乏多枚知名商标,且标识多为模仿在先商标的标样,明显具有攀附在先知名商标商誉以谋取不正当商业利益的目的。此种抢注且以销售为目的的注册商标的行为扰乱了商标注册秩序,损害了不特定多数商标申请人的利益,已构成商标法第四十四条第一款规定的 “其他不正当手段取得注册”之情形,应予制止。”故作出(2018)京73行初1035号判决,撤销被诉裁定并责令被告重新作出裁定。

       商评委不服一审判决,于2018年8月13日向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)提起上诉, 2019年4月25日,北京高院作出(2019)京行终612号驳回上诉维持原判的终审判决。

亮点解析:

       北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》中对于《商标法》第四十四条第一款中“其他不正当手段”具体情形的认定有如下规定:诉争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似,既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的,也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的。本案中第三人共申请注册了132枚商标,其中不乏抄袭、模仿其他知名商标的情况,且第三人不能给出合理的解释,这种恶意囤积商标的行为构成了《商标法》第四十四条第一款中“其他不正当手段”的情况。